专利-审查意见答复要点.docx

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1、1、如何答复审查意见通知书在实质审查过程中，对于大多数发明专利申请，审查员均采用审查意见通知书的方式将实质审查意见告知专利申请人。如果能够针对审查意见通知书撰写出令人信服的意见陈述书，并修改出合格的专利申请文件，就有可能在较短的时间内获授权。因此，如何答复审查意见通知书是专利代理人的一项基本功。根据审查意见通知书对专利申请文件的审查意见来看，大致分为存在形式缺陷和存在实质性缺陷两类；其中存在实质性缺陷又可分为不可克服的实质性缺陷和可以克服的实质性缺陷。如果专利申请文件仅存在形式缺陷，那么，通过对申请文件进行修改即可获授权;如果申请文件存在实质性缺陷，擎导致专利申请被驳回。因此，在阅读审查意见通

2、知书时要特别重视其指出的实质性缺陷。专利申请文件缺乏新颖性和/或创造性是常见的实质性缺陷之一，审查员判断发明专利申请是否具备新颖性和/或创造性的上变依据是通知书中所引用的对比文件，仔细研读对比文件是理解审查员观点的基础。在研读对比文件之前，首先需要明确对比文件的类型，如果对比文件为抵触申请，则只能用于评价新颖性，接着分析对比文件的技术领域与本申请的技术领域是否相同、相近或相关，本领域技术人员在解决本申请的技术问题时是否会去了解该对比文件所述领域现有技术的现状。然后，逐篇研读对比文件，理解并分析对比文件所披露的技术内容，将它们分别与本申请权利要求的技术方案进行对比分析，确定对比文件究竟披露了本申

3、请权利要求中的哪些技术特征，而本申请权利要求中哪些技术特征还未被对比文件披露，只要存在对比文件未披露的技术特征，则本申请相对该对比文件具有新颖性。通常对比文件1为审查员认定的与本申请最接近的现有技术，将对比文件1与本申请的技术方案，特别是权利要求所要求保护的技术方案进行对比，确定哪些是共有的技术特征,哪些是对比文件1未披露的技术特征，即区别技术特征,进而确定审查员的审查意见是否正确，如果审查意见有不准确的地方，需要指出来，并充分论述理由。在上述基础上进一步分析区别技术特征是否在其他对比文件中披露或者是本领域技术人员在解决相同或相应技术问题时的公知常识，若区别技术特征在其他对比文件中披露，则需进

4、一步分析该区别技术特征在该对比文件中所起作用是否与其在本申请中解决相应技术问题中所起作用相同，从而判断该对比文件是否给出将这些技术特征与对比文件1即最接近现有技术结合起来得出本申请要求保护的技术方案的启示。如果上述区别技术特征未被其他对比文件披露或者虽然被披露但是与对比文件1无法结合，又或者不属于本领域的公知常识,则本申请的技术方案相对于通知书中列出的对比文件具有创造性。在上述分析的基础上确定是否需要修改专利申请文件，并且根据专利申请文件的修改撰写出具有说服力的意见陈述书。将本申请特别是独立权利要求的技术方案与对比文件对比分析后，确定是否需要修改申请文件及怎样修改申请文件。若不同意审查员的审查

5、意见，即认为独立权利要求相对于通知书中引用的对比文件具有新颖性和创造性，则可以不用修改权利要求书。但是必须在意见陈述书中充分论述原独立权利要求相对于对比文件具有新颖性和创造性的理由。若同意或部分同意审查员的审查意见，如原独立权利要求不具备新颖性和创造性，则应当对独立权利要求进行修改，可以将说明书中记载的可使申请具有实质性特点的技术特征增加到独立权利要求中，对其保护范围作进一步限定，或者将通知书未做评论的从属权利要求上升为独立权利要求，同时对说明书作出适应性修改。在提交修改后的申请文件时，还应在意见陈述中论述修改后的权利要求具备新颖性和创造性的理由。若经过对比分析后，认为原权利要求确实无新颖性和

6、/或创造性，且说明书中也未记载任何可使申请具有突出实质性特点的内容，则需要将相关文件如审查意见通知书、对比文件等转发给发明人，并告知其情况，请发明人从技术人员的角度判断本申请是否确实没有实质性特点的内容，同时也是给发明人一个缓冲认识的机会。若发明人提出了修改申请文件的修改方案，则应当根据发明人的指示尽可能在意见陈述书中论述修改后的权利要求具有新颖性和创造性的理由。此外,还需要注意的是，对于审查意见通知书的每项审杳意见作意见陈述书中都应作出回应，切忌漏答或忘答某项审查意见2、专利审查意见通知书分析及答复思路审查意见通知书主要作用之一是用作审查员与申请人交流：审查员指出申请文件中不符合规定的缺陷，

7、申请人陈述意见和/或进行修改；审查员对申请文件中的技术方案有不清楚的地方，可以通过通知书和申请人的一件消除疑惑。另一个作用就是作为证据，在可能的后续程序中使用。审查意见答复的主要工作首先，阅读审查意见通知书，主要包括:(I)明确审查员实质审查后对该申请的倾向性意见；(2)逐条阅读审查意见，重点关注审查意见通知书中所指处的实质性缺陷，尤其是对权利要求书的评价；（3）将审查意见通知书中提出的所有问题进行归纳整理。主要确定以下问题：若仅存在形式缺陷（有授权前景）若存在不可克服的实质性缺陷（无授权前景）若存在实质性缺陷，需要根据修改定是否能消除缺陷（不确定性）其次，对审查意见通知书及其引用证据进行分析

8、。主要针对具有否定结论或者不定式结论的通知书，需要仔细研究审查意见通知书的具体意见，必要时结合申请文件本身的内容以及通知书中引用的对比文件进行分析，从而正确理解所指出缺陷的含义，以便答复和克服上述缺陷。对比文件中技术内容的分析对于引用的对比文件用于指出权利要求不具备新颖性和/或创造性的情况，申请人应通过对比文件披露的技术内容的分析来判断通知书中关于新颖性/创造性的评述是否合理，在此基础上考虑有无争辩的余地。答复期限的监视一通：4个月；其他通知书：通常是2个月；邮寄时间：15天；特殊情况可申请延期：通常是2个月。在答复审查意见通知书时，要遵循全面答复、以专利法、专利法实施细则和专利审查指南为依据

9、、保护范围最大、适度和禁止反悔的原则。全面答复原则：消除审查意见中指出的确实存在的所有缺陷，逐条进行答复；主要修改审查员遗漏的缺陷；促进审查程序的进行，避免申请被驳回。以专利法、细则和审查指南为依据原则：（1）修改的时机：细则第51条第3款；（2）修改的内容：专利法第33条；（3）依据专利法及专利法实施细则的内容进行争辨，指出专利申请复核其他有关规定的理由。专利审查指南是对专利法及专利法实施细则的进步解释，也具有一定法律约束力，也可借助专利审查指南的解释作为争辨的依据。保护范围最大原则：为自己争取稳定且尽可能大的保护范围，随意缩小保护范围，不利于将来的保护。适度原则：根据禁止反悔原则，在专利申

10、请审查过程中对权利要求书所进行的限制其保护范围的修改以及在意见陈述书中所作的限制性解释均会成为专利侵权诉讼中确定其专利权保护范围的依据。在答复审查意见通知书时要把握适度原则,不要为了急于获得授权而过度地限制权力要求的范围，并且注意在陈述意见使也不要做出不必要的限制性解释。案例禁止反悔原则澳诺告午时药业侵权案（2010323判决书）授权权1“一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：活性钙4-8份，.。公开文本中，独立权利要求涉及可溶性钙剂，可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。一通认为“可溶性钙剂范围过宽。答复时，申请人将“可溶性钙齐Ir修改

11、为活性钙。最IWl院认为：专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含葡萄糖酸钙技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案,不应当认为其与权利要求1中记载的“活性钙技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。证据是指用于证明事实的客观材料。包括：1）公知常识；2）现有技术；3）对比实验。

12、作用：1）用于辅助评价创造性；2）用于证明是否公开充分；3）用于证明申请文件中的措辞是否清楚。不同情形审查意见的答复涉及新颖性的审查意见第一步：审查意见的解读1、对比文件是否为现有技术或抵触申请2、确定权利要求要求保护的技术方案是都被对比文件公开，是否采用了单独对比原则。第二步：审查意见的答复1、意见陈述和/或修改申请文件2、必要时提供证据案例本申请：一种制备化合物X的方法，其特征在于，在原料进速为0.15.0的条件下提供反应混合物，在催化剂A的存在下，在溶剂中进行反应，其中，压力为15KPa,温度为2050团，使反应混合物反应，该反应混合物中，各物质A、B、C的比例为L1-2：l-3o本发明

13、对比文件判断权1一种连续制备化合物X的方法原料尽速为0.1-5.0采用催化剂A在溶剂中进行反应压力:1-5KPa温度：20-50团反应混合物A,B,C的摩尔比为1.0:0.2-3.0:1.0-4.0二种连续制备化合物X的方法每小时提供0.25,0.25.0.5体积的AzBzC采用催化剂A在溶剂中进行压力：2.5KPa温度：38-40团每小时提供0.25,0.25,0.5体积的A,BzC对比文件1影响其新颖性答复时，首先同意审查意见的结论，无新颖性；修改权利要求书并陈述意见，修改时，在说明书公开了具体的反应流程，申请人将其补入权利要求1来克服新颖性的缺陷。（提示：申请人还需要对权利要求1的创造性

14、进行简单陈述。）涉及创造性的审查意见“三步法步骤L确定与本发明最接近的现有技术；步骤2：找出权利要求技术方案与最接近现有技术之间的区别技术特征；步骤3：判断要求保护的发明是否显而易见审查意见理解D对比文件是否为最接近的现有技术；2）区别技术特征是否恰当；3）是否存在技术启示不具有创造性的典型情况区别技术特征为公知常识区别技术特征为与最接近技术相关的技术手段区别技术特征为另一份对比文件所披露创造性答复注意事项:权利要求与对比文件的区别是什么，是否需要对权利要求作出修改针对权利要求与对比文件存在的区别特征，论证权利要求具有非显而易见性的理由有理有据:原理分析、从说明书记载的内容中寻找支持，充分论证

15、是否需要提供证据案例：本申请：一种便携式无线通讯装置，包括：一个带有按键操作部分的壳体，一用于盖住按键操作部分的盖体，设置在壳体上的送话器部分；和设置在盖体上的送话开口；其中，盖体可在按键操作部分被盖住的第一端与按键操作部分中的一部分露出的第二端之间滑动，其中，送话开口形成在当盖体置于第一或第二端时与送话器部分相对应的位置处。本申请对比文件审查意见：对比文件1公开了一种无线电话，其包括带有按键部分的电话机，用于盖住按键的滑盖，在滑盖上的多个通孔，其中滑盖可以滑动。权利要求1要求保护的技术方案与对比文件的区别在于：权利要求的送话器设置在壳体上,而对比文件设置在滑盖上。基于此，审查员认为该区别技术特征为本领域技术人员的惯用手段，属于公知常识。由此，权利要求1不具备创造性。本申请权利要求1通知书Dl的认定申请人的认定主题名称便携式无线通讯装置无线电话V特征1带有按键操作部分的壳体带有按键操作部分的壳体特征2用于盖住按键的滑盖特征3在滑盖上的多个通孔特征4滑盖可以滑动1将狂5一送话器设置在壳体上分析：结论：同意审查意见答复方式：定机构的位置和结构做了限定。陈述要点：用于盖住按键的滑盖一Ii在滑盖上的多个通孔K!滑盖可以滑动一I送话器设置在滑盖上IlV修改权